Licenciado Francisco Romero
Ingeniero Miguel Vela
Las empresas dedicadas a la investigación y desarrollo de tecnología se exponen a perder repentinamente su inversión y ganancias futuras, si no protegen y sustentan eficazmente sus hallazgos tecnológicos. Por un lado, ponen en riesgo la recuperación del capital invertido en la creación y perfeccionamiento de sus descubrimientos y, por otro lado, comprometen la obtención de los frutos y beneficios a los que lícitamente aspirarían, si hubieran consolidado adecuadamente la propiedad de esos conocimientos.
Por esta razón, recomendamos que toda actividad de investigación y desarrollo esté vertebrada en la ley, con un armazón claramente diseñado para proteger los intereses de la empresa en sus actividades particulares. Esto es aplicable tanto en el caso de los consorcios que se dedican a la investigación y desarrollo de tecnología que será utilizada exclusivamente en los procesos de manufactura, como en el caso de aquéllos que incorporan los conocimientos dentro de los productos que se comercializan en el mercado abierto.
En cualquiera de los dos casos, aconsejamos que los aspectos legales se consideren desde la etapa de planeación de las inversiones. Consolidar legalmente la propiedad de la tecnología hasta la fase final del proceso de investigación y desarrollo conlleva un alto riesgo.
Ahora bien, el armazón legal que se diseñe debe tener un doble propósito. Por un lado, debe evitar que terceros se apoderen de la tecnología propia; y, por el otro lado, debe asegurar que la tecnología no viole derechos de terceros.
PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS INNOVACIONES
En el primer propósito, debemos partir de la base de que la apropiación de la tecnología es un acto emanado de la voluntad de sus creadores, de manera que resulta necesario que éstos ejerzan actos pro-activos tendientes a la protección jurídica de sus innovaciones.
Hay varias herramientas que le permiten a una empresa cumplir con esta primera aspiración:
a) Crear un sistema que asegure la documentación constante de las actividades, avances y hallazgos de sus investigadores,
b) Relacionado con el punto anterior, preconstituir pruebas de la concepción, desarrollo y descubrimiento de la tecnología, ya sea a través de bitácoras debidamente registradas o a través de reportes tecnológicos archivados ante un fedatario público,
c) Establecer mecanismos que permitan a la empresa conservar en secreto y confidencialmente la información desarrollada, sea ésta oral, escrita, electrónica o fotográfica,
d) Decidir qué tecnologías no serán divulgadas en ningún caso y cuales podrán divulgarse previo pacto de confidencialidad firmado por el recipiente de la información,
e) Vinculado con el punto anterior, diseñar una estrategia que evite la diseminación indiscriminada de la información a otros, incluyendo socios, clientes, proveedores, asesores, consultores y los propios trabajadores, y
f) Monitorear constantemente los avances de la investigación, para saber cuándo es necesario subir de nivel la protección de la tecnología desarrollada, y protegerla como secreto industrial o preparar y presentar las respectivas solicitudes de patente, modelos de utilidad o diseños industriales.
Para concluir con el primer propósito, una última reflexión: si la tecnología va incorporada a los productos, de manera que fuera posible hacer “ingeniería en retrospectiva”, lo más recomendable es patentarla; si la tecnología no va incorporada a los productos, tenemos la alternativa de protegerla como secreto industrial, independientemente de que pudiera o no resultar una invención patentable. Aquí habrá que preconstituir las pruebas necesarias para demostrar fecha cierta de su posesión, y establecer los mecanismos que nos permitan asegurar la confidencialidad respectiva.
RESPETO A LOS DERECHOS DE TERCEROS
El segundo propósito de nuestro armazón legal es asegurar que la tecnología no viole derechos de terceros. Para una empresa, recibir una denuncia fundada por infracción de patente, puede ser, en el mejor de los casos, un víacrucis legal. Existen azarosos trámites legales que cumplir, posibles consecuencias económicas (multas, aseguramiento de la mercancía o pagos por daños y perjuicios) y probables impactos en las actividades del negocio mismo (clausura temporal o definitiva).
En este contexto, uno de los papeles importantes del administrador de la propiedad intelectual, es apoyar la investigación y desarrollo de tecnología, tanto para determinar el estado legal de ésta, como para usar la información del arte previo. Hacer lo anterior le permitirá a la empresa crear y desarrollar nuevas opciones tecnológicas y de protección legal, sin descontar la aplicación de las estrategias para consolidar su propiedad no solamente en un ámbito local, sino global.
Para concluir el texto, estimamos adecuado describir brevemente cuáles son los escenarios básicos en los que se puede producir un desarrollo tecnológico. Cada uno de ellos tiene sus propias particularidades y el armazón legal es fundamental:
I) Una empresa puede desarrollar una tecnología específica con base en un requerimiento propio, un área de oportunidad detectada por medio de un análisis de tendencias tecnológicas o como parte de la planeación estratégica de la empresa. Aquí se pueden utilizar técnicas como el análisis morfológico de patentes, mediante el cual, al utilizar una combinación de patentes existentes, se puede crear una tecnología que pueda ser explotada de manera libre e incluso pueda ser patentada.
II) La empresa también puede desarrollar tecnología, al contratar un inventor independiente, en base a un área de oportunidad detectada o una idea novedosa,
III) Los negocios pueden generar tecnología a través de un “joint venture” entre dos o más empresas; en este caso, el contrato de desarrollo conjunto debe definir claramente la forma en que se manejarán los derechos de propiedad industrial, en la eventualidad de que surja tecnología patentable,
IV) De la misma manera, las empresas pueden llevar a cabo desarrollos tecnológicos, como resultado de una tecnología licenciada. En estos escenarios, es común que el contrato de licencia establezca cláusulas de licencia recíproca o “grant-back”. Dichas estipulaciones comúnmente establecen que en caso que se desarrolle tecnología basada en la tecnología licenciada, el licenciatario deberá ceder los derechos de dicha tecnología al licenciante o bien licenciar gratuitamente la tecnología al dueño original,
V) Un concepto innovador es cuando el desarrollo tecnológico lo realizan varias empresas que combinan esfuerzos para resolver un problema común. En este escenario, se puede producir una tecnología patentable creando de esta manera un “patent pool”, con una o varias patentes que pueden usarse de manera separada por cada empresa o licenciarse de manera conjunta por dichas empresas a terceros para que cada uno reciba una regalía.
V) El último caso es el del desarrollo tecnológico derivado de un convenio de cooperación entre una empresa y una universidad. En estos casos, la empresa comúnmente paga a la universidad por el desarrollo de una tecnología, y normalmente la tecnología queda en posesión de la empresa, al ser ésta la que paga por el desarrollo.
En cualquiera de los escenarios, debemos cuidar los dos propósitos de la protección legal de la propiedad intelectual. Igualmente, con un buen asesoramiento legal podremos asegurar la inversión y no arriesgar la recuperación del capital invertido en el desarrollo de la tecnológica.
